Влечет ли злоупотребление правом на товарный знак его неиспользование

• Главная
• Судебная практика
• Влечет ли злоупотребление правом на товарный знак его неиспользование

19.04.201637

Комментарий к Определению Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ по делу от 23.07.2015 N 310-ЭС15-2555.

В судебной практике нередки случаи, когда за защитой нарушенного исключительного права обращается лицо, которое зарегистрировало на себя товарный знак, фактически его не использует, но хочет извлечь выгоду путем получения компенсации от третьих лиц за неправомерное использование. Стороны по таким делам (а иногда и суды), опираясь на п. 62 совместного Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 N 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», часто ссылаются на необходимость применения ст. 10 ГК РФ о злоупотреблении правом, считая, что неиспользование правообладателем товарного знака свидетельствует о злоупотреблении.

Комментируемое Определение представляет особый интерес с точки зрения оценки высшей судебной инстанцией действий правообладателя, не использующего товарный знак, через призму наличия или отсутствия в его действиях признаков злоупотребления правом.

Важно отметить, что этот вопрос ставился на самом первом заседании Научно-консультативного совета Суда по интеллектуальным правам, состоявшемся 27.12.2013. Большинство участников тогда пришли к единому выводу, что говорить о злоупотреблении в таких делах можно лишь в случае реального ущемления интересов третьих лиц, включая предъявление исков к правонарушителям. При этом у правообладателя нужно выяснять цель регистрации товарного знака, реальное намерение его использовать, причины неиспользования и т.п. Выработанный судами подход также нашел отражение в Справке Суда по интеллектуальным правам, касающейся вопросов недобросовестного поведения, согласно которой само по себе неиспользование правообладателем товарного знака, а также действия по «аккумулированию» товарных знаков не свидетельствуют о злоупотреблении правом и (или) недобросовестной конкуренции, однако эти факты подлежат оценке в совокупности с другими обстоятельствами дела, подтверждающими, что цель регистрации и использования товарного знака противоречит основной функции товарного знака (индивидуализации товаров) .

--------------------------------

См.: Справка по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, утвержденная Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2014 N СП-21/2.

Прежде чем оценивать доводы коллегии, целесообразно привести краткую историю рассмотрения данного дела нижестоящими судами с точки зрения анализа ими вопроса о злоупотреблении правом.

ООО «Новые технологии», которое на своем сайте в качестве одной из функций указывает функцию „брендингового агентства“, в 1998 г. зарегистрировало право на товарный знак „Афродита“, однако не использовало его. В 2004 г. Белгородский хладокомбинат начал производство мороженого с использованием обозначения „Афродита“ в составе комбинированного товарного знака. Общество посчитало свои права нарушенными и обратилось в суд за защитой своего исключительного права с требованием выплаты компенсации.

Суд первой инстанции не анализировал вопрос о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом и отказал в удовлетворении исковых требований, придя к выводу об отсутствии сходства до степени смешения товарного знака, используемого на продукции ответчика, с товарным знаком истца. Однако все же отметил, что при регистрации спорного товарного знака и вплоть до вынесения судебного решения истец не являлся ни производителем, ни лицом, осуществляющим оборот мороженого.

--------------------------------

См.: решение АС Белгородской области от 06.05.2014 N А08-8802/2013.

Апелляционный суд, поддержав доводы суда первой инстанции, поставил вопрос о возможности применения ст. 10 ГК РФ и пришел к выводу о том, что, поскольку общество не использовало товарный знак, налицо злоупотребление правом, в связи с чем в защите права должно быть отказано .

--------------------------------

См.: Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.08.2014 по делу N А08-8802/2013.

Суд по интеллектуальным правам в числе прочего не согласился с выводом нижестоящего суда о наличии злоупотребления со стороны истца и отправил дело на новое рассмотрение . По мнению суда, само по себе неиспользование товарного знака не свидетельствует о злоупотреблении, так же как и предъявление иска о защите исключительного права. При установлении факта злоупотребления эти обстоятельства необходимо исследовать в совокупности с целями регистрации товарного знака, наличием реального намерения его использовать, причинами неиспользования. Суд посчитал, что они были изучены недостаточно.

--------------------------------

См.: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2014 по делу N А08-8802/2013.

Доводы ВС РФ по вопросу о наличии в действиях общества признаков злоупотребления своим правом на товарный знак сводились к следующему.

Во-первых, согласно ст. ст. 1477 и 1481 ГК РФ основной функцией товарного знака является индивидуализация товара. Суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании ст. 10 ГК РФ, ст. 10.bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности, если из фактических обстоятельств конкретного спора установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака (факт недобросовестной конкуренции).

Во-вторых, ГК РФ закрепляет обязанность использовать зарегистрированный товарный знак. Поэтому, по мнению суда, действия общества, зарегистрировавшего товарный знак «Афродита», направленные на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений при отсутствии фактического использования этого знака самим правообладателем, являются недобросовестными. Недобросовестность заключается в том, что общество не приложило усилий для использования товарного знака в установленный законом период, а значит, у него отсутствует „нарушенное право“ и оно не подлежит защите. Попытка получить защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

Наконец, ВС РФ повторяет в своем Определении уже упомянутый выше тезис о необходимости анализа цели регистрации товарного знака, реального намерения правообладателя его использовать, причин неиспользования при установлении факта злоупотребления и делает вывод о том, что, поскольку общество не представило письменных пояснений (а ему было предложено это сделать) относительно целей регистрации и причин неиспользования знака в течение 15 лет, у него отсутствует «достойный защиты интерес». Следовательно, в защите должно быть отказано.

С одной стороны, вынесенное Определение можно поддержать: «брендинговому агентству», которое много лет назад зарегистрировало товарный знак про запас в ожидании его использования третьими лицами и получения выгоды от выплаты компенсации за нарушенные права, совершенно справедливо было отказано в защите права. Действительно, основной функцией товарного знака, предусмотренной действующим законодательством, является индивидуализация товаров, для маркировки которых такой знак регистрируется. В данном случае зарегистрированный товарный знак совершенно очевидно эту функцию не выполнял, поскольку не участвовал в обороте, на что указал в своем решении еще суд первой инстанции.

Следует также отметить, что в практике Суда по интеллектуальным правам и ранее встречались дела, в которых суд находил в действиях правообладателя признаки злоупотребления правом в подобных случаях и приводил при этом аргументацию, очень похожую на доводы коллегии : реализация и защита исключительного права на товарный знак предполагает его реальное использование, цель регистрации не должна противоречить основной функции товарного знака (индивидуализация товаров правообладателя), его использование осуществляется исключительно для подавления экономической самостоятельности иных участников гражданского оборота и для получения доходов, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Иными словами, коллегия поддержала сложившиеся ранее подходы. Кроме того, можно также отметить, что позиция коллегии в целом соответствует подходам европейской судебной практики, которая выработала концепцию «реального использования» (genuine use) товарного знака. Так, в решении Суда ЕС по делу Ansul BV указано, что „реальное использование“ не означает символическое использование с единственной целью сохранить права, предоставляемые товарным знаком, а должно служить цели товарного знака, заключающейся главным образом в индивидуализации товара .

--------------------------------

См., напр.: Постановления Суда по интеллектуальным правам от 25.06.2015 по делу N А60-24056/2014, от 25.06.2015 N С01-460/2015 по делу N А60-24056/2014.

См.: Judgement of the European Court of Justice in Case C-40/01 Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging BV from 11 March 2003. URL: http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/pdf/JJ010040.pdf.

Причиной отмены высшей судебной инстанцией постановления Суда по интеллектуальным правам по комментируемому делу, как представляется, стали разные точки зрения на доказанность злоупотребления. Суд по интеллектуальным правам посчитал этот факт недоказанным, а коллегия, напротив, отметила, что обществу ранее уже было предложено пояснить цели регистрации спорного товарного знака и причины его неиспользования, однако данное предложение было проигнорировано. По всей видимости, вывод коллегии о доказанности факта злоупотребления был основан, помимо прочего, еще и на том, что заключенным между сторонами мировым соглашением общество все-таки признало факт неиспользования спорного товарного знака. Важно при этом отметить, что исходя из текста Определения именно общество должно было представить доказательства отсутствия злоупотребления, поскольку такие факты, как цель регистрации, намерение использовать товарный знак, а также причины неиспользования, может, по всей видимости, установить только правообладатель.

--------------------------------

См.: Определение Суда по интеллектуальным правам от 15.09.2014 по делу N СИП-496/2013.

Однако вызывает серьезные сомнения вывод коллегии о том, что, если правообладатель не использует принадлежащий ему товарный знак, это может свидетельствовать «об отсутствии нарушенного права» на него. Толкование этого положения позволяет сделать вывод о том, что коллегия имеет в виду не отсутствие права на защиту по смыслу ст. 10 ГК РФ, а отсутствие исключительного права на товарный знак как такового. Это противоречит, в частности, ст. 1486 ГК РФ, предусматривающей прекращение правовой охраны только по заявлению о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, поданному заинтересованным лицом в арбитражный суд.

Вынесенное Определение, с одной стороны, может уменьшить количество исков о неправомерном использовании, подаваемых недобросовестными правообладателями, которые не используют зарегистрированные ими товарные знаки и регистрируют их с единственной целью получения выгоды. С другой стороны, оно может создать простор для дальнейших злоупотреблений, но уже не правообладателями, а третьими лицами, которые смогут использовать товарные знаки, не используемые правообладателем, без необходимости подачи заявления о досрочном прекращении права, поскольку такое право уже «отсутствует». Это, как представляется, в конечном итоге подрывает легальную монополию обладателя исключительного права и, кроме того, ставит под сомнение предусмотренный ст. 1486 ГК РФ механизм, преследующий важную цель: законодательно установленная обязанность по использованию товарного знака для индивидуализации товаров в качестве условия сохранения монополии направлена на стимулирование активного использования обозначения в обороте. До прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием исключительное право существует и правообладатель вправе требовать его защиты. Институт злоупотребления правом, хоть и преследует иную цель — ограничение недобросовестных действий участников гражданского оборота, также предполагает не отсутствие права как такового, а отказ в его защите.

Автор: М.В. Суспицына

Источник: Консультант Плюс

• В состав наследственного имущества входит доля ООО
• Наследование и участие в ООО
• Возмещение участнику ООО причиненных убытков
• Корпоративные споры в отношении несовершеннолетних