Статьи

• Главная
• Статьи
• Товарные знаки: передача исключительного права и права использования

13.01.20161612

Товарный знак (далее — ТЗ) — это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (ст. 1477 ГК РФ). На ТЗ признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством, которое выдается после регистрации ТЗ в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ (ст. ст. 1480, 1481 ГК РФ).

В соответствии с п. п. 1 и 2 ст. 1491 ГК РФ исключительное право на ТЗ действует в течение 10 лет со дня подачи заявки на его государственную регистрацию. При этом срок действия данного права может неоднократно продлеваться на 10 лет по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия такого права.

Лицо, имеющее исключительное право на ТЗ, вправе распоряжаться им по своему усмотрению, отчуждая исключительное право или передавая исключительное право в пользование другим лицам.

По договору об отчуждении исключительного права на товарный знак правообладатель передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ему исключительное право на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, приобретателю исключительного права (п. 1 ст. 1488 ГК РФ).

Правообладатель может быть заинтересован в передаче исключительного права, например, по следующим причинам:

— прекращено производство продукции, на которую работал товарный знак;

— принято решение сменить бренд;

— необходимо получение прибыли от продажи ТЗ.

Приобретение исключительного права на ТЗ — это гораздо менее затратный по времени и усилиям процесс, чем регистрация нового обозначения в Роспатенте. Покупка товарного знака дает возможность получить права на интересующий ТЗ в течение 2 — 3 месяцев, тогда как процедура регистрации товарного знака может занять более одного года.

Согласно п. 4 ст. 1234 ГК РФ исключительное право на средство индивидуализации переходит от правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права.

По лицензионному договору обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить лицензиату право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (п. 1 ст. 1489 ГК РФ).

В рамках данного договора:

— лицензиат получает готовый ТЗ, который не нуждается в регистрации или продлении;

— лицензиар получает дополнительный доход, а также дополнительную раскрутку его ТЗ за счет лицензиата.

Выделяются следующие лицензионные договоры:

— стандартный — предусматривает, кто, кому и на каких основаниях передает право использования знака;

— исключительный — предоставляет лицензиату эксклюзивное право на ТЗ, а лицензиар обязуется больше никому это право не передавать до истечения срока договора. При этом лицензиат приобретает не только право пользования, но и право распоряжения товарным знаком, кроме права полного отчуждения. В частности, он может предоставлять простые лицензии третьим лицам.

Согласно ст. 1490 ГК РФ договор об отчуждении исключительного права на ТЗ, а также лицензионный договор на ТЗ должны быть заключены в письменной форме и подлежат государственной регистрации в Роспатенте (Федеральной службе по интеллектуальной собственности).

В рамках лицензионного договора составляется акт приема-передачи права пользования на ТЗ, передается необходимая техническая и коммерческая документация и иная необходимая для пользования информация (например, инструкции, указания).

В рамках договора об отчуждении исключительного права составляется акт о приеме-передаче исключительных прав на ТЗ, в котором указываются основные характеристики товарного знака.

Унифицированные формы актов приема-передачи прав не утверждены, поэтому организация самостоятельно разрабатывает формы таких актов и утверждает их (п. 4 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).

Обращаем внимание на необходимость заключения договоров отчуждения исключительных прав на ТЗ и лицензионных договоров на передачу права использования ТЗ, их регистрации в Роспатенте, а также составления актов приема-передачи данных прав для документального подтверждения факта передачи исключительных и неисключительных прав на ТЗ, что важно для снижения налоговых рисков, доказывания своей правоты в судебных спорах с налоговой инспекцией или другой стороной договора.

Объект обложения НДС

Объектом обложения НДС признается реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ, а также передача имущественных прав (п. 1 ст. 146 НК РФ). Следовательно, передача исключительных прав на ТЗ и прав их использования на территории РФ признается объектом обложения НДС.

В соответствии с положениями ГК РФ передача исключительных и неисключительных прав на товарные знаки признается передачей имущественных прав. Например, согласно ст. 1226 ГК РФ на средства индивидуализации, приравненные к результатам интеллектуальной деятельности, признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом.

В то же время в Налоговом кодексе не раскрывается понятие «имущественное право». В гл. 21 НК РФ нет норм, из которых бы прямо следовало, что передача исключительных и неисключительных прав на ТЗ признается передачей имущественных прав. Кроме этого, в ст. 155 „Особенности определения налоговой базы при передаче имущественных прав“ НК РФ передача прав на товарные знаки не поименована.

При этом п. 1 ст. 11 НК РФ предусматривается, что понятия и термины гражданского законодательства, используемые в Налоговом кодексе, применяются в том значении, в каком они используются в этой отрасли законодательства, если иное не предусмотрено НК РФ.

Поэтому, по мнению автора, для целей исчисления НДС передачу исключительных и неисключительных прав на ТЗ имеет смысл рассматривать в качестве передачи имущественных прав. Аналогичный вывод следует из Письма Минфина России от 30.11.2011 N 03-07-11/330, Постановления ФАС СЗО от 13.12.2013 N А56-18402/2013 .

--------------------------------

Определением ВАС РФ от 23.04.2014 N ВАС-4378/14 отказано в передаче дела в Президиум ВАС.

В то же время пп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ относит передачу, предоставление патентов, лицензий, торговых марок, авторских прав или иных аналогичных прав к реализации работ (услуг). Следовательно, данная норма отождествляет передачу исключительных и неисключительных прав на ТЗ с реализацией услуг.

Отметим, что Налоговый кодекс не раскрывает понятие «торговая марка», а Гражданский кодекс не применяет такой термин. Термин „торговая марка“, использованный в ст. 148 НК РФ, по сути, тождественен понятию „товарный знак“, используемому в Гражданском кодексе, что следует, например, из Письма Минфина России от 20.11.2009 N 03-07-08/238.

В п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 N 33 «О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на добавленную стоимость» обращено внимание на то, что в ст. 148 НК РФ используется более широкое понятие услуг: включаются аренда, передача и предоставление патентов, лицензий, торговых марок, авторских прав и ряд других гражданско-правовых обязательств. То есть высшая судебная инстанция уточняет, что терминология, применяемая в данной норме, исключительна, так как в ней относятся к реализации услуг в том числе операции, которые в соответствии с иными нормами Налогового кодекса к реализации услуг не относятся.

Таким образом, можно сделать вывод, что передача исключительных и неисключительных прав на ТЗ должна рассматриваться для целей применения гл. 21 НК РФ как передача имущественных прав, но в качестве исключения рассматривается как реализация услуг в целях определения места реализации в силу положений ст. 148 НК РФ.

Освобождение от обложения НДС

В пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ приведен перечень объектов интеллектуальной собственности, в отношении которых отчуждение исключительных прав и передача прав использования освобождаются от обложения НДС. В этой норме не поименован товарный знак.

В иных положениях гл. 21 НК РФ также не сказано, что передача прав на ТЗ освобождается от обложения НДС.

Из вышесказанного следует, что отчуждение исключительных прав на ТЗ и передача прав их использования не освобождаются от обложения НДС. Аналогичное мнение высказано в Письме Минфина России N 03-07-11/330, Постановлении ФАС ВВО от 10.12.2013 N А82-10400/2012, а также следует из Письма Минфина России N 03-07-08/238.

Налоговая база

Налоговый кодекс не предусматривает специального порядка формирования налоговой базы при передаче исключительных и неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации.

Минфин и суды высказывают разный подход относительно порядка исчисления налоговой базы.

Например, в Письме Минфина России N 03-07-11/330 сделан вывод, что, поскольку особенности определения налоговой базы при передаче прав на использование товарного знака ст. 155 НК РФ не установлены, налоговая база по передаваемым имущественным правам определяется в порядке, предусмотренном п. 2 ст. 153 НК РФ, то есть при определении налоговой базы выручка, полученная от передачи имущественных прав, рассчитывается исходя из всех доходов налогоплательщика, связанных с расчетами по оплате указанных имущественных прав.

ФАС ВВО в упомянутом Постановлении N А82-10400/2012 уточнил, что при исчислении налоговой базы при передаче исключительного права на товарный знак положения ст. 155 НК РФ не применяются.

Иной подход предложен ФАС СЗО в Постановлениях N А56-18402/2013, от 25.12.2013 N А56-10096/2013 : нужно применять п. 3 ст. 155 НК РФ, согласно которому при передаче имущественных прав налоговая база определяется как разница между стоимостью, по которой передаются имущественные права с учетом налога, и расходами на приобретение указанных прав.

--------------------------------

Определением ВАС РФ от 23.04.2014 N ВАС-4208/14 отказано в передаче дела в Президиум ВАС.

По мнению автора, в рассматриваемой ситуации применение п. 3 ст. 155 НК РФ менее оправдано, чем применение п. 2 ст. 153 НК РФ, поскольку п. 3 ст. 155 НК РФ предназначен для случая передачи имущественных прав на строго ограниченный перечень объектов: жилые дома или жилые помещения, доли в жилых домах или жилых помещениях, гаражи или машино-места. Поэтому применение п. 2 ст. 153 НК РФ выглядит более обоснованным.

Налогоплательщику нужно самостоятельно принять решение о том, какой из предложенных способов формирования налоговой базы он выберет. При этом ему нужно учесть, что первый вариант официально признан финансистами, а арбитражная практика неоднозначна.

Безвозмездная передача исключительного и неисключительного права на ТЗ

Гражданский кодекс позволяет передавать право использования товарного знака безвозмездно (п. 5 ст. 1235 ГК РФ, п. 13.6 Постановления Пленума ВС РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009).

Если рассматривать такую передачу как передачу имущественных прав, то необходимо учитывать, что согласно п. 1 ст. 146 НК РФ передача имущественных прав признается объектом обложения НДС. В данной норме для случая безвозмездной передачи имущественных прав не сделано исключения, из чего, по мнению автора, следует вывод, что такая передача прав признается объектом обложения НДС.

Аналогичный вывод для случая безвозмездной передачи права использования товарного знака следует и из позиции Девятого арбитражного апелляционного суда в Постановлении от 23.09.2010 N 09АП-21629/2010-АК .

--------------------------------

Оставлено в силе Постановлением ФАС МО от 20.01.2011 N КА-А40/16716-10.

ФАС СЗО в Постановлении N А56-18402/2013, рассматривая случай безвозмездной передачи товарных знаков и признавая недоказанность самого факта передачи, в то же время не высказал возражений по поводу необходимости начисления НДС при осуществлении передачи на безвозмездной основе.

Тот же суд в Постановлении от 09.04.2012 N А66-3975/2011 , рассматривая иную ситуацию, указал, что объектом обложения по ст. 146 НК РФ признается как возмездная, так и безвозмездная передача имущественных прав.

--------------------------------

Определением ВАС РФ от 04.10.2012 N ВАС-10015/12 отказано в передаче дела в Президиум ВАС.

В то же время есть противоположная позиция судов, высказанная при рассмотрении безвозмездной передачи имущественных прав на иные объекты:

— в Налоговом кодексе нет норм, позволяющих начислять НДС при совершении подобной операции (Постановление ФАС ВСО от 14.02.2014 N А19-4871/2013);

— передача имущественных прав на безвозмездной основе не предусмотрена в качестве объекта обложения НДС (Постановление ФАС ЗСО от 13.07.2011 N А81-4401/2010).

Таким образом, налогоплательщику при безвозмездной передаче права использования товарного знака необходимо самостоятельно принимать решение о том, начислять ли НДС. При этом нужно учитывать риск налоговых споров и неоднозначную арбитражную практику.

Если налогоплательщик решит начислять НДС, то для определения налоговой базы он может обратиться к позиции Девятого арбитражного апелляционного суда, высказанной в уже упомянутом Постановлении N 09АП-21629/2010-АК, из которой следует, что нужно руководствоваться п. 2 ст. 154 НК РФ, предусматривающим, что при реализации товаров (работ, услуг) на безвозмездной основе налоговая база определяется как их стоимость, исчисленная исходя из цен, устанавливаемых в порядке, аналогичном предусмотренному ст. 105.3 НК РФ, с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в них НДС.

Одна из сторон договора — иностранная организация

Если одной из сторон договора по передаче прав на товарные знаки является иностранная компания, для целей обложения НДС необходимо в первую очередь руководствоваться положениями ст. 7 НК РФ, согласно которой перед российским налоговым законодательством имеют приоритет международные договоры РФ, например соглашения о принципах взимания косвенных налогов во взаимной торговле, заключаемые Правительством РФ с правительствами иных государств.

При отсутствии подобного соглашения между соответствующими государствами в части обложения НДС или в случае, если в соответствии с указанным соглашением применяется российское налоговое законодательство, необходимо в первую очередь определить место передачи рассматриваемых прав, чтобы выяснить, признается ли такая передача объектом обложения НДС.

Как уже упоминалось, в пп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ указано, что местом реализации услуг по передаче, предоставлению патентов, лицензий, торговых марок, иных аналогичных прав признается территория РФ, если покупатель услуг осуществляет деятельность на территории РФ. Как мы рассмотрели выше, данная норма распространяется на случаи передачи исключительных и неисключительных прав на ТЗ.

При этом местом осуществления деятельности покупателя считается территория РФ в случае фактического присутствия покупателя на территории РФ на основе государственной регистрации организации или индивидуального предпринимателя, а при ее отсутствии — на основании места, указанного в учредительных документах организации, места управления организации, места нахождения ее постоянно действующего исполнительного органа, места нахождения постоянного представительства, места жительства физического лица.

Исходя из вышеприведенных норм местом реализации при передаче иностранной компанией исключительных или неисключительных прав на ТЗ российской организации признается территория РФ. Соответственно, такие операции облагаются НДС. Аналогичный вывод сделан в Письмах Минфина России N 03-07-08/238, от 07.05.2007 N 03-07-08/100, УФНС России по г. Москве от 11.08.2009 N 16-15/082625.

Местом реализации при передаче российской организацией исключительных и неисключительных прав на ТЗ иностранной компании территория РФ не является. Соответственно, данные услуги не будут облагаться НДС. Аналогичный вывод сделан в Письме Минфина России от 05.10.2010 N 03-07-08/278.

Если российской организации для целей получения у иностранной организации прав на товарные знаки были дополнительно оказаны иностранными организациями услуги (например, консультационные или информационные), место реализации таких услуг будет определяться в соответствии с положениями п. 3 ст. 148 НК РФ, так как они носят вспомогательный характер по отношению к передаче прав на товарные знаки. При этом местом реализации вспомогательных услуг признается место реализации основных работ (услуг). Следовательно, в данной ситуации местом реализации информационных и консультационных услуг будет признаваться территория РФ, и, соответственно, указанные услуги признаются объектом обложения НДС.

Налоговый агент

Рассмотрим случай, когда российская организация приобретает исключительное или неисключительное право на ТЗ у иностранной организации, не состоящей на учете в российских налоговых органах в качестве налогоплательщика.

Из положений п. п. 1 и 2 ст. 161 НК РФ следует, что в этом случае российская организация признается налоговым агентом по НДС, вследствие чего на нее возлагаются обязанности исчислить сумму налога, удержать ее из доходов иностранного лица и перечислить в бюджет. При этом налоговая база должна исчисляться с учетом НДС.

В соответствии с п. 4 ст. 174 НК РФ в рассматриваемой ситуации налоговый агент — российская организация обязан уплачивать НДС в бюджет одновременно с выплатой (перечислением) денежных средств иностранному лицу.

Налоговый агент сможет принять уплаченную сумму налога к вычету на основании п. 3 ст. 171 НК РФ после принятия к учету имущественного права, при наличии счета-фактуры, составленного самим налоговым агентом, а также документов, подтверждающих уплату в бюджет налога, удержанного из доходов иностранной организации. При этом вычет будет возможен только в том случае, если товарный знак используется организацией для индивидуализации товаров, в отношении которых организация уплачивает НДС.

Иностранец не учитывает в цене договора НДС: за счет каких средств уплачивать НДС налоговому агенту? Подобная ситуация встречается на практике нередко и вызывает вопросы о том, каким образом налоговому агенту исполнять обязанности по уплате НДС.

Официальное мнение контролирующих органов по подобной ситуации единообразно. Например, для случая передачи права использования товарного знака в Письме Минфина России N 03-07-08/100 разъяснено, что российская организация самостоятельно определяет налоговую базу, увеличивая стоимость услуг на сумму налога, и уплачивает налог в бюджет за счет собственных средств. При этом сумма НДС, исчисленная и уплаченная в бюджет в данном случае, по существу является суммой налога, удержанной из дохода иностранного лица.

Аналогичный подход был высказан финансистами в Письмах от 05.06.2013 N 03-03-06/2/20797, от 08.09.2011 N 03-07-08/276, Президиумом ВАС РФ в Постановлении от 03.04.2012 N 15483/11 для случаев, когда предметом сделки являлся иной объект, отличный от товарного знака.

В то же время в п. 17 Постановления Пленума ВАС РФ N 33 сделан противоположный вывод, из которого следует, что если в договоре нет прямого указания на то, что установленная в нем цена не включает в себя сумму НДС и иное не следует из обстоятельств, предшествующих заключению договора, или прочих условий договора, то нужно исходить из того, что предъявляемая покупателю продавцом сумма налога выделяется из указанной в договоре цены, для чего определяется расчетным методом (п. 4 ст. 164 НК РФ).

На основании этого подхода налоговому агенту — российской организации следует руководствоваться п. 4 ст. 164 НК РФ, согласно которому при удержании НДС налоговая ставка определяется как процентное отношение налоговой ставки, предусмотренной п. 2 или п. 3 данной статьи, к налоговой базе, принятой за 100 и увеличенной на соответствующий размер налоговой ставки.

Постановления Пленума ВАС, Президиума ВАС , ВС РФ для налоговых органов являются сложившейся судебной практикой, которой налоговым органам следует руководствоваться при рассмотрении вопросов о целесообразности доначисления налога и привлечения к ответственности.

--------------------------------

С 6 августа 2014 г. ВС РФ стал единственным высшим судебным органом по гражданским, уголовным, административным и иным делам, а также по экономическим спорам.

Таким образом, в случае, когда иностранная организация, передающая исключительные или неисключительные права на ТЗ, не учитывает в цене договора НДС, российская организация — налоговый агент вправе сумму НДС выделить из установленной в договоре цены. При этом ей необходимо будет учесть риск возможных споров с контрагентом — иностранной организацией .

--------------------------------

Подробно по вопросу исчисления НДС в подобном случае читайте в статье В.В. Шадрина «Налоговым агентам: если НДС в договоре не указан», N 10, 2013.

* * *

Передача исключительных или неисключительных прав на ТЗ подлежит обложению НДС. При совершении таких операций нужно учитывать, что Налоговый кодекс не содержит норм, прямо регулирующих порядок их обложения указанным налогом. Официальная позиция контролирующих органов и арбитражная практика по ряду возникающих вопросов (например, порядку формирования налоговой базы, обложению безвозмездной передачи прав) неоднозначны, что приводит к риску возникновения споров с налоговой инспекцией.

Вследствие этого налогоплательщику в подобных ситуациях следует самостоятельно принимать решения, учитывая налоговые риски. При этом необходимо обращать внимание на подтверждение факта совершения операций путем оформления договоров, их регистрации в Роспатенте, а также составления актов приема-передачи прав.

Автор: В.В.Никитин

Источник: консультант Плюс

• В состав наследственного имущества входит доля ООО
• Наследование и участие в ООО
• Возмещение участнику ООО причиненных убытков
• Корпоративные споры в отношении несовершеннолетних